세계시장에서 국내 기업의 브랜드와 상품에 대한 인지도가 높아짐에 따라 이들 기업의 상표를 모방하거나 도용하는 침해 사례가 빈번히 발생되고 있으나 우리 기업의 경우 해외에 상표등록을 함으로써 상표침해를 사전에 방지하려는 노력에 적극적이지 못한 것으로 나타났다.

특허청과 KOTRA가 최근 조사해 발표한 「중국에서 우리기업의 지식재산권(상표권) 피침해 실태조사」에 따르면, 중국 현지에서 침해를 당한 상표권 중 등록된 상표 42.9%, 미등록된 상표 57.1%를 점유하고 있는 것으로 나타났다.

미등록된 상표의 침해 유형을 살펴보면, 무단 선등록 28.5%, 현지인 무단 사용 23.8%, 모조품 유통이 4.8%로 나타났다. 등록상표의 침해에 대해서는 손해배상 등의 권리주장이 가능하나, 미등록된 상표에 대한 상표권의 권리주장은 매우 어려울 뿐 아니라 모조품 단속 등 현지 관계기관의 행정적 도움을 받을 수 없는 실정이다.

이러한 해외 현지 국가에서 국내 기업의 상표 보호 및 침해를 사전에 방지하기 위해서는 등록 희망국가에 상표를 출원하여 상표권을 선점하는 상표보호전략이 절실하다는 판단이다.

해외에서 상표권을 획득하기 위한 상표 출원 방법으로는 출원인이 상표등록을 희망하는 국가에 직접 출원할 수 있으나, WIPO(세계지식재산권기구)에 의해 운영되는 『마드리드 국제상표 출원제도』를 이용하는 것이 절차나 비용적인 측면에서 매우 유리하다.

이 제도의 장점은 등록 희망국가를 지정한 출원서를 우리나라 특허청에 제출하면 One-stop으로 원하는 모든 국가에 출원 할 수 있어 여러 국가 출원시 절차가 간편하며, 등록 희망국가로부터 거절이유통지를 받지 않는 경우 현지 대리인의 도움 없이도 등록이 이루어져 대리인 비용이 절감된다.

또한, 출원인은 WIPO가 등록 희망국가에 심사를 의뢰한 날로부터 1년(1년 내에 거절이유 통지를 선언한 국가의 경우) 또는 18개월 내에 등록 희망국가에서 권리의 취득 여부를 알 수 있다.

그 밖에도 상표등록 후 권리이전 등의 상표관리를 WIPO를 통하여 일괄적으로 할 수 있어 여러 국가에 산재되어 등록된 상표권의 통합적 관리가 용이하다.

하지만, 이 제도를 이용하는 데에는 국내에서 출원되거나 등록된 상표를 기초로 하여 해외에 출원하는 것이므로 기초출원 상표의 경우 한국 특허청에서 등록가능성이 확실해야 하고 기초등록 상표의 경우에는 무효나 취소사유가 없어야 한다.

또한 등록가능성을 전망하기 위하여 등록 희망국가에 대한 선행상표 및 도메인 이름을 사전에 검색하고, 꼭 필요한 상품만을 선정하여 출원하는 것이 바람직하다. 해외출원이므로 ‘Global´한 이미지를 갖고 있는 것으로 발음하기 쉬운 단어를 선택하되 외국어인 경우에는 등록 희망국가에서 부정적인 이미지가 없는지 사전 확인이 필요하다.

「마드리드 국제상표 출원제도」는 상표 분야의 국제출원시스템으로 ‘06. 11월 모두 69개국이 가입해 있으며 우리나라는 지난 2003년 1월 『마드리드 국제상표 출원제도』의 법적 근거인 마드리드 의정서에 가입하고 같은 해 4월부터 시행한 이래 해외로 출원되는 건수는 매년 평균 27.7%의 출원 증가율을 보이고 있으며, 국가별로는 중국, 일본, 미국 순으로 출원되고 있으나 절대적인 출원건수는 낮은 실정이다.

최근 중국이 발표한 『‘05년도 외국인의 중국내 상표 출원통계』를 살펴보더라도 전체 출원상표 중 『마드리드 국제상표 출원제도』를 이용하여 중국에 출원한 국가별 출원율에서 독일 60.4%, 프랑스 63.3%, 이태리 52.7% 순으로 유럽 국가들을 중심으로 활발히 이용되고 있으며, 우리나라와 비슷한 시기에 이 제도를 도입한 미국은 6.4%, 일본도 4.9%를 나타내고 있는 반면 우리나라는 2.5%의 낮은 이용률을 보여 주고 있다.

홍순우 기자/ kip@packnet.co.kr